专利创造性判断过程中如何认定“存在技术启示”?

专利创造性判断过程中如何认定“存在技术启示”?
专利创造性判断过程中如何认定“存在技术启示”?

专利创造性判断过程中如何认定“存在技术启示”?
——《审查指南》问题讨论之十八
发明的创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步.
发明有突出的实质性特点,是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的.如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的,则该发明是显而易见的,也就不具备突出的实质性特点.
根据审查指南的规定,判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行：
(1) 确定最接近的现有技术,以此作为判断发明是否具有突出的实质性特点的基础.
(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题.分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题.作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可.
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见.判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明.如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点.
1、所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段.
2、所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段,例如,同一份对比文件其他部分披露的技术手段,该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同.
3、所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同.
在无效宣告程序或实质审查程序中,最易产生争议的,是第三种情形.审查指南的上述规定中提到了“动机”这一概念,即现有技术所给出的启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,“有动机”改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明.这使“是否存在技术启示”的判断变得复杂起来.当上述第三种情形出现时,例如区别特征被第二份对比文件披露,但该第二份对比文件的技术领域远离本发明的技术领域,此时是否可以认定“有动机”?这需要进一步讨论.